Recientemente se ha fallado una sentencia del Tribunal Supremo francés que, tras consultar al Tribunal UE, señala que Google no estaría infringiendo el derecho de marcas al permitir a los anunciantes comprar marcas ajenas como palabras claves dentro del programa Adwords. A ésto Google ha respondido rápidamente con una nota que señalaba su inocencia ante la posibilidad de poner en tela de juicio su medio fundamental de ingresos.

Así pues, los titulares de una marca han visto limitado, -por ahora en Francia, pero es una lección que probablemente se extienda como la pólvora por toda Europa-, la posible acción frente a Google por infracción del derecho de marca. Al titular de la marca le queda expedita la acción directa contra el anunciante. Esta es la vía que analizamos en el presente caso.

En el caso a colación, Portakabin Ltd. ha denunciado el uso de su marca registrada ‘Portakabin’ por parte del competidor Primakabin. Primakabin pujó por la palabra clave que constituye su marca registrada mediante el programa Adwords, y asímismo ciertas variantes para prevenir errores tipográficos al introducir el nombre en el buscador.

El Alto Tribunal holandés le plantea a la Corte Europea no sólo si el que aparezca dicha palabra clave idéntica a la marca registrada se considera un uso excluido por la Directiva 89/104 sobre marcas, sino si el hecho de que ésto tenga lugar en el espacio de enlaces patrocinados del buscador supone alguna diferencia con respecto su aparición entre los resultados orgánicos, y si posee alguna relevancia el hecho de que los bienes de idéntica denominación aparezcan en el cuerpo de texto del anuncio o solamente una vez el usuario es redireccionado al sitio web del anunciante.
El Tribunal de la UE, de acuerdo con la citada Directiva sostiene:

“…el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a su marca si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (sentencias antes citadas L’Oréal y otros, apartado 60, y Google France y Google, apartado 76). “

Dentro de las diversas funciones de la marca, el Tribunal estima que en el caso en cuestión se debe estar a lo referente a su función indicadora de origen y publicitaria. Esta última no se ve menoscabada por un sistema como Adwords, según la Corte. Por tanto, la función que caba analizar es la la función indicadora del origen:

“34 … Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencias, antes citadas, Google France y Google, apartados 83 y 84, y BergSpechte, apartado 35).”

Y esto es así incluso cuando exista una relación económica entre la empresa anunciante y la titular de la marca.

El anunciante utiliza también como palabras claves una serie de typos o variaciones ortográficas de la marca. El Tribunal establece que la apreciación de su importancia en la infracción contra la marca depende de la ‘insignificancia’ que dicha alteración tenga sobre el signo registrado de tal forma que se mantuviese el riesgo de confusión. Hay que estar al caso concreto.

Pasando a analizar las excepciones del artículo 6 y 7 de la Directiva, la Corte se fija especialmente en el hecho de que el anunciante promueve mediante las inserciones publicitarias la venta de segunda mano de los productos del titular de la marca. Así en su apartado 90 señala:

“…un revendedor que comercializa productos de segunda mano de una marca ajena y que está especializado en la venta de estos productos, puede difícilmente comunicar esta información a sus clientes potenciales sin hacer uso de esta marca… “

De esta forma, cualquier revendedor de un producto de una marca podrá, según el Tribunal, utilizar la denominación de la marca ya que ésta es una información necesaria de cara a sus clientes.

Así, concluye la sentencia, el único límite en la publicidad Adwords será la facilidad con que se pueda determinar el origen del producto o servicio:

“…el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de una palabra clave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.”

Las cuestiones de hecho quedan al análisis de la Corte holandesa, pero desde luego el derecho exclusivo de marcas queda bastante atenuado ante la posibilidad de demostrar que el usuario no puede caer en el error de desconocer que el bien anunciado procede de otra empresa diferente a la titular de la marca. Es decir, si el usuario medio puede reconocer en el anuncio el uso de la marca pero también la procedencia ajena de dicho servicio o producto, el anunciante saldrá indemne de un derecho de marcas que parece que en internet ha sido drásticamente limitado.

Desgraciadamente, la Corte Europea no resuelve las dudas acerca de las otras dos preguntas planteadas por la Corte holandesa. Tanto aquélla acerca de la diferencia del uso de la marca en los resultados orgánicos y patrocinados como la que se refiere a la diferencia entre el hecho de que la marca aparezca en el anuncio o simplemente en la página a la que el usuario es redireccionado tras hacer click en el anuncio. Dudas que seguro serán material para próximos casos.

Versión íntegra de la sentencia

A su vez, la OMPI (Organización Mundia de la Propiedad Intelectual), a través de su centro de mediación, posee otro medio para la resolución de controversias acerca de nombres de dominios.
El llamado ‘cybersquatting‘ se refiere a la utilización de nombres de dominios que vulneran derechos de propiedad intelectual, en general marcas, y éste es el objetivo de estos mecanismos de resolución de conflictos. La finalidad: devolver el dominio a su derechohabiente.

El caso que hoy veremos es el Caso No. D2009-1794 que enfrenta a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con un particular.
El particular había registrado los nombres de dominio premiosgoya.com, premiosgoya.net y premiosgoya.org.
El caso es que la academia registra la marca ‘Premis Goya’ en la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior, encargada de las marcas europeas) con el número de registro 008582082 curiosamente presentada en septiembre del 2009, y la marca española con registro 2.852.989 del mismo año. El particular, por su lado, había registrado los nombres de dominio entre 2005 y 2006.
No obstante la marca ‘Premios Goya’ se utilizaba desde 1987 cuando se instituyeron los premios como refleja la Decisión. De esta forma, se trataría de una marca notoria de acuerdo con el art. 6 bis del Convenio de París.

Las decisiones que toma este organismo se basan en tres premisas:
1) La existencia de una marca registrada.
2) La inexistencia por parte del demandado de intereses legítimos sobre dichos nombre de dominio.
3) La mala fe por parte del que detienta el nombre de dominio en su uso o registro.

La Academia cumpliría con el primer requisito aunque de una forma un tanto ‘in extremis’. De hecho, el demandado sostiene correctamente que el registro de la marca ‘Premios Goya’ es posterior al registro de sus dominios. Aquí el experto se decanta por otorgar validez a la marca registrada y acudir a su valor notorio. Esta notoriedad puede llegar a ser suficiente a falta de registro e incluso suplirla.
El demandado, a su vez, sostiene que hace un “uso no comercial y leal de los nombres de dominio en disputa sin intención de obtener beneficios comerciales”, pese al uso de enlaces patrocinados en dichos dominios. Por otro lado, comenta su interés en utilizar dichos dominios para informar acerca de dichos premios. Si bien dicho fin es legítimo, el experto entienede que dicha finalidad no requiere el uso de dominios como los registrados. Dicha razón no le hace valedor de interés legítimo alguno sobre los dominios registrados.

Por último, la buena fe cae ante el peso del reconocimiento por parte del demandado de tener conocimiento de dichos premios. Poco cabe dudar de la utilización de dicha reputación para atraer tráfico a sus sitios web y así desviar la clientela propia de la Academia.

Y finaliza la decisión con una frase que bien podía servir de lapidario a todos los ‘cybersquatters’:

“El uso de marcas conocidas de terceros para atraer usuarios de Internet en provecho propio, es una actitud reñida con la buena fe, que no resulta justificada con la mera aclaración de que el sitio no es la página oficial del titular de la marca.”

El presente caso fue resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea este mismo año. El quid del caso surge a raiz de una reclamación por infracción de marca efectuada por la británica Last Minute Network a la empresa italiana Last Minute Tour y, conjuntamente, al OAMI, institución encargada del registro de las marcas comunitarias.

Last Minute utilizaba en el comercio el nombre ‘lastminute.com’ desde 1998 pese a no haber obtenido el registro de marca por la OAMI. Éste organismo había denegado su inscripción debido al carácter genérico de esta denominación. Con posterioridad, la marca “Last Minute Tours” es inscrita en el OAMI por parte de la empresa italiana homónima. Last Minute Network se opone a su inscripción y, al serle denegada su pretensión, pide la nulidad de la marca.

Un segundo análisis llevado a cabo por parte de la División de Anulación del OAMI se remite a la legislación inglesa aplicable y admite la anulación de la marca de Last Minute Tour pero sólo para las secciones 39 y 42 para las que Last Minute también solicitó inscripción ante la posibilidad de confusión, pero no para la categoría 16 que Last Minute Tour también se aseguró de proteger.

El caso es que, a juicio del tribunal europeo, es necesario remitirse a la legislación inglesa que es la que protege el ‘uso en comercio’ de una marca no inscrita pero con suficiente reputación en el momento de que la marca competidora sea registrada. Los requisitos en derecho británico para pedir la anulación de la marca Last Minute Tour se resumen en: a) la existencia de una auténtica reputación de la demandante en el momento de inscribirse la marca de la demandada; b) el riesgo de confusión, y c) un perjuicio comercial sufrido por el demandado.

Más aún, la remisión al derecho inglés supone que la posibilidad de confusión sea analizada conforme con los clientes del solicitante, esto es, de Last Minute Network, y no con respecto a un consumidor medio de productos y servicios como hizo la División de Anulación del OAMI. Es este, en opinión del Tribunal, el aspecto que el OAMI había pasado por alto.

Esta remisión necesaria para la resolución del caso, conlleva que el Tribunal exija a la OAMI que reexamine la solicitud de nulidad teniendo en cuenta la mencionada remisión al ordenamiento jurídico inglés, y contemple la diferencia entre atender a los clientes del solicitante y no a la categoría genérica de ‘consumidor medio’ a la hora de basar su resolución.

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