El programa Adwords ante el Tribunal UE
A raíz una cuestión prejudicial elevada al Tribunal Europeo por el Alto Tribunal neerlandés se han planteado la posibilidad de que una empresa anunciante mediante el programa Adwords de Google, conocido medio publicitario del buscador de Mount Valley, infringiese la marca de una competidora directa.
Recientemente se ha fallado una sentencia del Tribunal Supremo francés que, tras consultar al Tribunal UE, señala que Google no estaría infringiendo el derecho de marcas al permitir a los anunciantes comprar marcas ajenas como palabras claves dentro del programa Adwords. A ésto Google ha respondido rápidamente con una nota que señalaba su inocencia ante la posibilidad de poner en tela de juicio su medio fundamental de ingresos.
Así pues, los titulares de una marca han visto limitado, -por ahora en Francia, pero es una lección que probablemente se extienda como la pólvora por toda Europa-, la posible acción frente a Google por infracción del derecho de marca. Al titular de la marca le queda expedita la acción directa contra el anunciante. Esta es la vía que analizamos en el presente caso.
En el caso a colación, Portakabin Ltd. ha denunciado el uso de su marca registrada ‘Portakabin’ por parte del competidor Primakabin. Primakabin pujó por la palabra clave que constituye su marca registrada mediante el programa Adwords, y asímismo ciertas variantes para prevenir errores tipográficos al introducir el nombre en el buscador.
El Alto Tribunal holandés le plantea a la Corte Europea no sólo si el que aparezca dicha palabra clave idéntica a la marca registrada se considera un uso excluido por la Directiva 89/104 sobre marcas, sino si el hecho de que ésto tenga lugar en el espacio de enlaces patrocinados del buscador supone alguna diferencia con respecto su aparición entre los resultados orgánicos, y si posee alguna relevancia el hecho de que los bienes de idéntica denominación aparezcan en el cuerpo de texto del anuncio o solamente una vez el usuario es redireccionado al sitio web del anunciante.
El Tribunal de la UE, de acuerdo con la citada Directiva sostiene:
“…el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a su marca si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (sentencias antes citadas L’Oréal y otros, apartado 60, y Google France y Google, apartado 76). “
Dentro de las diversas funciones de la marca, el Tribunal estima que en el caso en cuestión se debe estar a lo referente a su función indicadora de origen y publicitaria. Esta última no se ve menoscabada por un sistema como Adwords, según la Corte. Por tanto, la función que caba analizar es la la función indicadora del origen:
“34 … Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencias, antes citadas, Google France y Google, apartados 83 y 84, y BergSpechte, apartado 35).”
Y esto es así incluso cuando exista una relación económica entre la empresa anunciante y la titular de la marca.
El anunciante utiliza también como palabras claves una serie de typos o variaciones ortográficas de la marca. El Tribunal establece que la apreciación de su importancia en la infracción contra la marca depende de la ‘insignificancia’ que dicha alteración tenga sobre el signo registrado de tal forma que se mantuviese el riesgo de confusión. Hay que estar al caso concreto.
Pasando a analizar las excepciones del artículo 6 y 7 de la Directiva, la Corte se fija especialmente en el hecho de que el anunciante promueve mediante las inserciones publicitarias la venta de segunda mano de los productos del titular de la marca. Así en su apartado 90 señala:
“…un revendedor que comercializa productos de segunda mano de una marca ajena y que está especializado en la venta de estos productos, puede difícilmente comunicar esta información a sus clientes potenciales sin hacer uso de esta marca… “
De esta forma, cualquier revendedor de un producto de una marca podrá, según el Tribunal, utilizar la denominación de la marca ya que ésta es una información necesaria de cara a sus clientes.
Así, concluye la sentencia, el único límite en la publicidad Adwords será la facilidad con que se pueda determinar el origen del producto o servicio:
“…el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de una palabra clave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.”
Las cuestiones de hecho quedan al análisis de la Corte holandesa, pero desde luego el derecho exclusivo de marcas queda bastante atenuado ante la posibilidad de demostrar que el usuario no puede caer en el error de desconocer que el bien anunciado procede de otra empresa diferente a la titular de la marca. Es decir, si el usuario medio puede reconocer en el anuncio el uso de la marca pero también la procedencia ajena de dicho servicio o producto, el anunciante saldrá indemne de un derecho de marcas que parece que en internet ha sido drásticamente limitado.
Desgraciadamente, la Corte Europea no resuelve las dudas acerca de las otras dos preguntas planteadas por la Corte holandesa. Tanto aquélla acerca de la diferencia del uso de la marca en los resultados orgánicos y patrocinados como la que se refiere a la diferencia entre el hecho de que la marca aparezca en el anuncio o simplemente en la página a la que el usuario es redireccionado tras hacer click en el anuncio. Dudas que seguro serán material para próximos casos.
